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新闻中心(列表)
BPAI 回顾

2010.11.7
Eastman单方面上诉
Art Unit:2618
案件争议:103(c)条款,102(e)条款,论证免除(Waiver of Argument)
本案的上诉焦点:在先技术中的权力要求是否已包含本专利中的部分技术,或依据美国法典103(c)条款规定可以上诉成功。103(c)条款规定:
“若引用他人发明且符合102(e), 102(f), 102(g)规定的在先技术,但该发明的标的及所请求的范围在发明完成时与当下的申请案为同一人拥有,或经合约规定让与同一人时,则不得排除该发明之可专利性。”

上诉方在答辩状中提供了一份美国专利商标局转让专利记录副本,证明在先技术已经转让给同一个受让人。然而,委员会没有采纳这个理由,委员会注意到这个理由可以不被考虑,因为它没有在之前递交的公开摘要(Opening Brief)中被提出,也没必要作为一个新论点在答辩(Answer)中被作为新观点提出。另外,上诉人没能注意到,在《美国专利审查指南》第706(I)(1)(I)条所述关于普通所有权(Common Ownership)“在发明时(At the time the invention was made)”这个要求。因此,委员会作出在先技术可以用作参照,并以103条款作为判定丧失专利资格的依据。


2010.10.18

Hessmer单方上诉
Art Unit: 2448
案件焦点: 权利要求分组(Claim Grouping),上诉论证 (Argument on Appeal)
本上诉可以作为判定“必要性”的典型案件,这个案件指出,在上诉之前,上诉方有必要仔细考虑如何分类权利要求项(How the claims should be grouped)。
本专利申请包括20项权利要求,但上诉方只就权利要求项2至20作出类别上的答辩。具体地说,上诉人的答辩中只单单陈述了权利要求的限制,以及概括性的陈述了权利要求项可获得专利。委员会提出,这种表述不构成“独立的专利性争论(separate patentability argument)”,因此权利要求2至20归入权利要求项1中,所有剩余的权利要求项被认定为具有显著性,不需要进一步分析。因此,上诉方在做答辩时,必须认真考虑每个权利要求项是否要单独答辩的问题。


2010.10.17
Gardner单方上诉
Art Unit: 2166
本案争议:103条款,专利的显著性(Obviousness),非相似性技术(Non-analogous Art)
此诉讼中,委员会需要判断参考专利是否构成相似性技术。
相似性的法定审查标准:“(1)忽略问题的来源,对比技术是否是来自相同的技术领域,(2)如果参考技术不在发明者所涉及的领域范围内,这个参考是否仍然合理与发明所涉及的特定问题相关联”。根据Clay,966 F.2d 656, 658-59(Fed. Cir 1992),判定这个参考是否“合理相关(reasonably pertinent)”需要判断该领域的技术人员能够“逻辑地评论自身”(logically would have commended itself)。
本案中,上诉方辩称:审查员在引用103条款驳回本案中使用了2个参考技术,其中的一个参考技术,构成非相似性技术。审查员没有提出反驳上诉人的理由,因此,委员会推翻了原判。值得注意的是驳回没有包含对在先技术相似性这样一个“隐形发现(implicit finding)”。再者,本案中审查员没能承担起103条款的举证责任。上诉人(或申请人)应该始终关注这种情况----审查员没能提供明确的逻辑依据来支持103条款的判决。


2010.10.6
Zebedee单方上诉
Art Unit: 1648
案件争议: 可预测性(Anticipation),102条款
本案为专利申请人提供了一些不错的102条款的用语。特别来说,委员会推翻审查员裁决时,提出:在先技术参考仍是不够的…还包括多样的、显著的指导,能够让一个普通的该领域的技术人员通过部分组合以获得发明技术,(引自Net MoneyIN,Inc v.VeriSign, Inc. 545 F.3d 1359,1371(Fed. Cir 2008))。
委员会进一步指出,“该参考必须清楚地明确地公开在权利要求发明中或者依据给出参照的说明能够指导该专业技术领域的人挑选,选择或者组合各种互相之间没有直接关联的公开信息。(摘自Arkley, 455 F.2d 586, 587 (CCPA 1972))

Song单方上诉
Art Unit: 1641
案件争议:离教作用(Teaching away),103条款
本上诉为参考技术“teaching away“的属性设定了标准。依据Gurley,27 F.3d 551, 553 (Fed. Cir. 1994)一案,委员会指出,“一个参照技术可能会被称为有“离教(teaching away)作用”,当一个普通的本领域的技术人员依据这个参考,无法找到所阐明的技术路径,或根据专利申请人所提供的路径走上了岔路。“离教”的程度当然取决于特殊因素:通常来说,如果跟随参照技术的公开内容的发展线路不可能达到本案申请人所追求的结果,那么参照技术就可以被认定为具有“离教”作用。


2010.9.15
Comer单方上诉
Art Unit 2621
案件争议:101条款,法定技术范围(Statutory subject matter),计算机可读媒体(Computer readable medium)
上诉中,委员会推翻审查员依据101条款做出的驳回。本案中委员会的问题是,当有形地体现在软件中时权利要求所述的“机器可读程序储存设备”能否定义功能材料。引证Bilski,委员会注意到“上诉人会出示证据,程序性权利要求满足101条款,或者通过展示他的权利要求被绑定在特定机器上或者通过展示他的权利要求将内容转换为不同的状态或事物(这就是所谓的“机器转换”测试)”。委员会分析上诉权利要求限制,当作为计算机零部件使用时计算机程序和数据结构构成了功能材料。进一步发现,说明书公开了软件专利申请是被体现在单元存储程序中,能够被机器上传和运行。说明书所述计算机中有CPU,RAM,运算系统等。根据此公开,委员会决定“程序存储设备”相当于计算机可读媒介,因此,是法定主题。所以,似乎专利撰写人相当容易地避免101拒绝,通过加入计算机可读介质(虽然不是新理由,但是在撰写这类专利案件时记住这些很重要)。


2010.9.14
Nguyen单方上诉
Art Unit 1796
案件争议:112条款, 可实施性 (112, Enablement)
作为必要的提示,说明书的描述与权利要求的广度相匹配,在上诉中委员会维持审查员缺乏有利披露信息的驳回判决,上诉人提出了不充分的证据使一个一般技术的人实行权利要求的发明。具体来说,上诉人主张化学成分包括一硅化合物和至少一胺化合物至少含有三氨基。审查员拒绝该权利要求基于该事实,有潜在的无数的至少含有三氨基的化合物,但是仅仅一部分被公开撰写在说明书中。委员会一致同意,判决:权利要求进一步包含“调节”的一般性能和复合纤维,上诉人没有公开这些性能如何测量 也没有指出可得到的价值,还包括任何性能所具有的限制。因此,本案给出了很有用的提示:权利要求越宽说明书中描述的就要越详细,以避免类似本案的拒绝。


2010.9.6
Cox单方上诉
Art Unit 3731
案件争议:不被允许的事后之见,103,显著性,驳回之新理由 (Impermissible Hindsight, 103, Obviousness, New ground of reject)
该上诉中,委员会推翻法官的驳回判决基于法官做了不适当的事后重建这样的理由,注意到 利用获得专利的发明的事后知识,那时现有技术不包含或者不能暗含那样一种知识,对该发明为样本的再造,以此判断可专利性是不合逻辑不适当的方式。该裁决的依据是现有技术没有提出建议性的使用,导致委员会拒绝了法官的基于怀疑和猜测的推理论据。然而,一旦委员会推翻了法官103驳回,便进入了新的显而易见的拒绝。具体来说,委员会审查两个现有技术参照的其中一个来判断该技术领域中的一个具有普通技术的人能够修改该参照以获得权利要求的结构那么第二个参照就没必要使用。当委员会争议新的驳回判决时,申请人可以重新起诉或者在判决期的两个月内要求听证。

Saint-Gobain单方上诉
案件争议:复审请求 (Request for rehearing)
申诉人主张专利委员会错误阅读了已有技术而提出复审的请求。本案中,委员会错误的将已有技术----每平方厘米2000个粒子密度读成每平方英尺2000个粒子。为驳回该复审请求,委员会提出“申诉人在委员会做出决定之前,就已经知道单位错误这一问题存在, 申诉人即没有选择在申诉答辩摘要(Brief on Appeal)中提出也没有在答辩摘要 (Reply Brief) 中指出在权利要求项26所列范围内吉伯单位不能得出粒子密度这个错误。”因为没有在之前就提出这个声明,委员会视为申诉人已经放弃了该抗辩。这个理由引自C.F.R. 41.52(a)(1),其中阐述道“抗辩理由,如果没有摘要中提出,其证据也没有在摘要或者其他回复答辩摘要内提出,这种情况下再次提出的复审请求将不被采纳。”
这个案件是一个很好风险提示申请人需要在摘要中阐述完整每一个抗辩理由与证据。


2010.8.26
Gille单方上诉
Art Unit 1791
争议:103条款,组合的动机 (103, Motivation to combine)
本案中,权利要求项遭遇103条款而被驳回,理由是审查员组合两个参考技术后认定本申请缺乏显著性。两个参考技术中的一个是玻璃弯曲领域,而本申请技术是玻璃焊接领域。申诉人主张,“玻璃弯曲和玻璃焊接是根本不同的两个玻璃制作程序。本领域的技术人员在进行焊接玻璃的工作时,完全不需要参考任何玻璃弯曲的技术…因此结合玻璃弯曲和玻璃焊接不具有现实性。” 委员会在审查了驳回裁定文书和申诉人辩论理由后,提出“已知技术元素的组合必须满足专利显著性的特征,这样的组合需要给出“一个明确的理由去结合那些已知技术的各样元素”(引自KSR案)。
本案中,审查员提出了组合这些参考技术的理由,但专利委员会推翻了审查员做出的驳回裁定,指出申诉人提出的两个工序根本完全不同,“审查员没有能够说明这两者之间的共同之处,使得在该领域的普通技术人员会组合使用这两者不同的技术)。”
因此,委员会判定审查员没有能够证明这两个技术领域的“共性”,并以此共性作为驳回103条款的依据。
 

2010.8.25
Stein单方上诉
Art Unit 3600
争议:103条款,新的拒绝理由,可实施性和不明确性 (103New ground of rejection, Enablement and Indefiniteness)
本案中,申诉人的专利技术是关于非金融机构现金流评估风险的一套系统和方法。委员会称述称“为使该权利要求项所描述的的创意想法获得专利,权利要求项1-17描述了以预测非金融实体的在未来一段时间内的现金流风险。该流程可以以任何可能的方式,通过任何手段或人类活动得以实施。”然而,该审查员依据103条款驳回该申请。委员会推翻了审查员做出的驳回,指出已有技术不能包含任何一项本申请的权利要求项中的元素。
有趣的是,委员会另外提出新的驳回的理由是该技术缺乏可实施性和书面描述。例如申请人描述说“不用详细描述如何使用硬件和软件来实现演算规则。”委员会还发现,权利要求项不能实施,因为“说明书没有给出一个适当可以实施本发明的范围,这个范围需与本发明主题与权利要求项内容有关”(引自Holland Furniture Co. v. Perkins Glue Co., 277 U.S. 245 (1928))。另外,委员会还指出说明书中没有能够针对权利要求项1,描述处理机结构如何解决复杂的运算过程,同时发现,权利要求项中也缺乏这部分的书面说明。最后,依据“方法-加-功能(means-plus-function)”的原则,委员会认定说明书没有提供任何方法来实施权利要求项中的功能。所以,委员会依据112条款推翻了所有权利要求项的申请。
本案给出的提示是,为了获取一个较宽的权利要求项范围,说明书必须对所有权利要求项的实施细节给予充分描述与涵盖。
 

2010.8.19
Reisinger 单方上诉
Art Unit 3714
争议:申诉中的抗辩 (Arguments on appeal)
申诉中,委员会需要判断是否上诉人对非独立权利要求项的陈述可以构成分开上诉理由,如果已有技术对该技术中的这些非独立权利要求项没有限制。委员会陈述,“技术不能说明任何权利要求限制的一般指控不过仅仅指出了权利要求的限制。仅仅指出一项权利要求所列出的内容的叙述不会被考虑作为分开专利性权利要求的的论据(引证37 C.F.R. 41.37(c)(1)(vii)”。
委员会没有分开考虑是否已有技术的独立权利要求是具有显著性的,及权利要求项综合起来能体现专利的显著性特质。本案件中有一个很重要的提示,如果申诉人要求委员会分开考虑非独立权利要求项,他必须提供这些权利要求项可获得专利的充分论据,简单的一般陈述是不够的。


2010.8.11
Hedstrom 单方上诉
Art Unit 1712
争议:103条款驳回的充分性 (Sufficiency of 103 rejection)
为推翻显著性的驳回裁定,委员会重申了判决已有技术参照材料的内在动机的必要性,从而组合权利要求项。具体来说,委员会提出“放在我们面前的争议不是认定该领域内普通技术人员改进艾里克洗碗机从而达到本案中的洗碗机,而是已有技术的运用是否已经包含了这样一个改进过程(引自Gordon, 733 F.2d 900 (Fed. Cir. 1984)。
委员会明确地要求审查员提供一个详细的叙述已有技术的书面材料,从而证明运用一种方式改进已有技术可以组合本权利要求项。申请人应注意,两个已有技术的组合运用必须在他们的参考资料内有具体的说明。

Prevost单方上诉
Art Unit: 1624
争议:112条款,新内容,说明书的修改,本领域内普通的技术人员(112, New matter, Amendments to the specification, Person of ordinary skill in the art)
专利申请期间,审查员依据112条款驳回了权利要求项6的第一段,驳回的理由是基于修改中,将“烷基”改为“烯属烃”。该修改被视为引进了新内容,而该内容并没有响应的说明书的描述支持。不用深究化学,本案的根本问题在于认定修改说明书内“明显的错误”,使得修正的内容可以支持权利要求项,是否应该被视为引入新内容。
委员会指出“纠正明显错误的修改不构成新内容的引入,如果该领域的技术人员能够发现说明书中的错误,并适当的将其改正。”(引自Odd, 443 F.2d 1200 (CCPA 1971))。显然,原始图中公开了正确的烯属烃族,而说明书不恰当的标注了该族。因此,委员会认定因为存在技术图,能够让该技术领域内的普通技术人员可以依据附图意识到说明书的错误,这种情况不是增加新内容。委员会推翻了审查员的驳回裁定。
如果本技术领域内的普通技术人员可以“明显的”发现这个错误,该错误可以在申请过程中被修改,这样的修改不是引入新内容。


2010.8.8
Allemann 单方上诉
Art Unit 3700
争议:权利要求项的结构 (Claim construction)
本案中,委员会需要判定申诉人提出的“改变”一词是否应适应其狭窄定义,或采纳审查员提出的较宽泛的的解释 这一标准是美国专利商标局所对词汇定义的审查标准,委员会认为“专利局对这些词语在其通常的惯用范围内做最为宽泛合理的解释,这样的解释能被该领域内的普通技术人员所理解,考虑到无论怎样的启蒙 定义的方式 或者 否则会申请人的说明书所提供” (引自Morris, 127 F.3d 1048 (Fed. Cir. 1997)。
本案中,申诉人主张适用狭窄的定义,但该狭义定义并不能在说明书中被逐字呈现出。因此,委员会同意审查员的意见而采用字典定义“改变”的含义,同时指出“最宽泛合理的解释规则要求在专利被授权之前,修改权利要求项也成为专利审查程序中的一部分,申请人通过修改有机会有责任去除含糊不清的权利要求项。”(引自Bigio, 381 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2004)。
因此,委员会支持审查员的驳回裁定,建议申请人缩小专业术语的定义范围。


2010.8.5
Lechat单方上诉

争议:重叠范围, 103条款 (Overlapping ranges, 103)
本案中,委员会维持审查员关于权利要求项1缺乏显著性的裁定。这个决定是基于权利要求项的语言表述中要求苯乙烯嵌段共聚物达到40%-90%,而已有的公开技术中苯乙烯嵌段共聚物最高达到40%。为了维持该驳回,委员会指出“当本案发明和已有技术之间的差异只是一个范围值或特定的变量值,审判员的驳回应该被维持因为当范围值或变量值之间的差异微乎其微。”(引用Haynes Int'l, Inc. v. Jessop Steel Co., 8 F.3d 1573 (Fed. Cir. 1993) 。 委员会继续指出“当本案技术与已有技术在权利要求项的范围值上不重叠,但足够相近以至于该领域的技术人员可以预估到他们有相同的特性,在这种情况下就会引发显著性的问题。”引自Titanium Metals Corp. v. Banner, 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985). 
本案中,委员会指出权利要求项的用词是40%以上,也包含0.1%,而已有技术是40%,因此,作出缺乏显著性的裁定是适当的。申请人提供了四个声明(Declaration)主张在先技术关注低苯乙烯嵌段共聚物浓聚物,因此该技术并不要求好像本案中那样的高浓度。委员会没有采纳这个观点,认定在低端范围边缘的重叠这一事实,另外申请人也没有提供提其他证明显著性特质的证据。
该案件印证了一个事实,即当权利要求项毗邻已有技术的范围时,要获得专利的难度是相当高的。申请人应对这样的范围值进行修改,不与已有技术的范围重叠。
 

2010.8.3
Rexnord 和Habasit均上诉
争议:多方提议再审 (Inter partes reexamination)
在多方当事人提议再审的案件中,本案的专利所有人Habasit对审查员驳回所有权利要求项提出上诉,第三方请求人Rexnord,同案提出申诉要求委员维持该驳回,同时提出审查员在作出驳回决定时,没有给出其他必要的理由。专利号为6330941争议专利,也是当前涉诉的专利,该诉讼自2005年提出中止诉讼至今仍然没有进展下去。最初,专利委员会分析权利要求项的限制是否已包含在已有技术中,那些权利要求项是根据最宽泛的原则来解释的(这是专利局的解释标准)。不去探究该案件的细节,就会注意到两个要点。首先,当前上诉(已经就部分事实维持原判)经历了五年(该诉讼延迟了相当一段时间)。第二,专利局对权利要求项没有享受到其专利性的权利,一旦启动复审程序,如果适用最宽泛合理的解释标准反而有助于滋生潜在的侵权行为,这种结果比在地方法院诉讼其专利更加糟糕。
本案中,多方复审要求要在马克曼听证后提出的。地方法院采纳了专利所有人对权利要求项较狭窄的定义的建议。委员会作出了维持对权利要求项1的驳回的裁定,拒绝采纳地方法院的定义。判决权利要求项的用语不要求围绕“峰和谷”。
本案为当前和今后专利诉讼中的被告提供了一个很有用的实战要点,假若他们接受了较为不利的马克曼规则,被告很有可能得到“同一个苹果咬两次”的结果——尽管如此,需要注意的是地方法院没有义务保留未决的诉讼。
 

2010.7.29
Bakker单方上诉
争议:102条款,内在性 (102,Inherency)
本案中,委员会推翻了审查员依据102条款驳回的所有权利要求项,判定审查员没能负起责任在在先技术中找到一个属性上一致的权利要求项元素。具体来说,委员会指出“依据内在性原则,如果在先技术的功能与本案的权利要求项一致或者包含在其中,那么内在性的问题就可能不会被提出。单单就一个特定事实可能造成一系列既定的结果吗,这一事实是不够的。” (引自 Robertson, 169 F.3d 743 (Fed. Cir. 1999)。在立即申诉过程中,委员会注意到,已有技术可能包含本案的权利要求项的元素,但是这些元素并没有明显的表示出来他们存在的必要性。本案提供了一个很有用的提示,对审查员在已有技术的内在性元素方面的称述责任。专业律师最好可以认真的审查案件因内在性理由被驳回的背后的原因,在合适的情况下,应主动质疑审查员依据已有技术在相同的方式或必要性功能方面所必需的元素而提出的驳回。


2010.7.27
Haney单方上诉
Art Unit 3652
争议:实践性揭露,不确定性(Enabling disclosure, Indefiniteness)
本申诉中,委员会在重新审查审查员的的裁定后发现,争议的权利要求项不能够实现被或不明确。对于可实施性的驳回,审查员陈述道,“电池,续电器,电线连接器,变压器等”不被公开的实现。为推翻该驳回裁定,委员会声明审查员在裁定中没有讨论关于Wands(858 F.2d 731 (Fed. Cir. 1988))案提出的任何因素,因为没有涉及到过度实验undo experiment。具体来说,委员会发现“尽管审查员并没有被要求必须讨论每一个Wands案所涉及的因素。非常不明显的是…任何涉及的因素都被考虑到了(although the Examiner is not required to provide a discussion as to every Wands Factor, it is not apparent…that any of the factors have been considered.)。”因此,委员会在此做出了一个明确的测试模型就是,审查员必须至少使用一个在wands案中被提出的测试条件。实际上说,本案中的审查员没有做任何wands分析,这一缺陷一旦被注意到,申诉人将会得到一个制胜的理由。
在做出维持不确定性裁定的判决中,委员会指出申诉人没能提出任何关于该驳回是不适当的抗辩理由,所以,委员会视其放弃该抗辩,无需进一步分析。其他方面的提醒:申诉人答辩所有审查员所做出的驳回是非常必要的,否则就是放弃抗辩这些可以申诉的理由。


2010.7.26
Roche 单方上诉
Art Unit 3737
争议:说明书的修正,不确定性 (Amendments to the specification, Indefiniteness)
本申诉中,委员会依据不明确性的理由支持审查员的驳回裁定。必须注意到的是:上诉人唯一抗辩不确定性的理由是对说明书做出了修改,这个修改是在原始申请提交之日三年才做的,目的是补正申请文件中的缺陷。概括的说,委员会指出“书面描述必要条件…是确保专利申请人对权利要求的技术在申请提交日时拥有完全的权利。当申请人在最初提交之日之后,增加一项权利要求项或修改他/她的说明书…新的权利要求项或其他增加的信息资料必须要在最初递交的说明书中找到依据。只有…原始说明书,原始附图和原始权利要求项,(在程序法上)可以提供该发明的书面描述及说明。”。另外,有经验的专利律师应该意识到任何对说明书或权利要求项的修改必须能够在最初提交的申请文件中找到相应的依据。临时专利申请(或国外专利申请)也包括在内,这充分体现出了专利技术的优先权问题。一个恰当的修改必须明确地指明修改的内容所依根据的原始文字在哪里,以避免遭遇到类似的驳回或者申诉。


2010.7.14
Haalck单方上诉
Art Unit 1625
争议要点:什么构成驳回裁定的新理由? (What constitutes a new ground of rejection?)
本案中呈现了一个申诉阶段的问题:审查员在专利申请过程中没有提出过的新论点,在答辩过程中能否提出作为驳回的理由。本案在进入终审裁定时,审查员只引用了三个在先技术的参照资料中的摘要(Abstract)而做出存在显著性的问题裁定。但在答辩过程中,审查员引用了完整的这三个参照技术以支持其做出的驳回裁定。委员会推翻了审查员的驳回裁定,并且指出,因为三个专利的完整资料并没有在之前的申请阶段被使用,所以后面的对于做出驳回裁定的分析,也只能限制使用在参考技术的摘要部分。委员会推翻了审查员的驳回裁定,并且指出单就摘要部分作为证明依据是不充分的。
因此,在申诉过程中,审查审查员的答辩是否提出新的理由是很重要的,如果该理由没有之前的记录,委员会愿意单单依据这个理由推翻审查员的驳回裁定。

Beaudoin 单方上诉
Art Unit 2100
争议要点:美国专利商标局解释构成权利要求项的标准 (USPTO standards for construing a claim)
本案中,对上诉人使用的“前景(foreground)”和“背景(background)”二词给出了合适的定义。上诉人主张狭义的定义以避免遇到103(b)的驳回。在BPAI审查该案后,维持了审查员的驳回裁定,但也提出审查员在构建权利要求项用词时应提出令人信服的合理分析。具体来说,委员会认为“美国专利商标局解释权利要求项的措辞时,会采纳该词语最普通惯用的及最宽泛的意思,使得在该领域内的一般技术人员都能够理解。存在其他方式定义的,需通过书面方式解释说明并将该解释内容包含在申请文件的说明书中。”(引自In re Morris, 127 F.3d 1048 (Fed. Cir. 1997)。在立即上诉中,如果上诉人在说明书中对这些词语没有提供定义, 那委员会会引用字典中的定义,采纳对该权利要求项最广泛的定义。这一案例提供了一个很好的例子,权利要求项中的定义可以在说明书中被合适的用语所限制。因此,当面对“最宽泛的合理解释”这类驳回理由时,审查说明书是很有价值,用来确定受争议术语是否存在限制性定义。


2010.7.11
Myers 单方上诉
争议要点:什么构成“最优路径”? (routine optimization?)
本案处理了化学领域内一个普通争议界限和范围问题——什么构成了最优路径。本案中,权利要求项9被驳回,理由是存在一个简单的在先技术,该参考技术连同PHOSITA“通过常规实验优化粒子大小”,导致本权利要求项缺乏显著性。委员会发现这样一个理论在确定有效结果变量的最佳参数,“变量就是来自科学家或技术人员有着正常的渴望去改进他们已经了解的对象(flows from the ‘normal desire of scientists or artisans to improve upon what is already generally known’)。”引自Pfizer, 480 F.3d 1348 (Fed. Cir.2007)。
上诉方主张审查员提供的记录证据不能支持其立场,优化粒子大小从而获得上诉人提出的粒子的大小范围是具有显著性的。委员会推翻了审查员的驳回判定,提出审查员的裁判“众所周知,在结构中调整粒子的大小使其在某个确定价值之上或之下...然而,审查员并没有在文书中提出粒子大小变化这一内容....使得该内容归入到权利要求项9所列出的必要条件中”。
因此,“仅仅优化一个变量(mere optimization of a variable)”成了推翻驳回裁定的很好理由,这样的情况是很常见的。


2010.7.8
Sternby单方上诉
实践要点:让审查员解释驳回的原因——不能仅仅以结论性的叙述而草草了事 (Make the examiner explain their rejection---don’t let them get away with more conclusory statements.)
为推翻原判决中关于显著性的论点,委员会采纳了took issue审查员做出的对于权利要求项的结论性叙述,指出“结论性叙述,没有得到基础事实上的充分阐述及技术性推理的支持[不能用于支持该该技术的显著性](a conclusory statement, which is not supported by an adequate articulated basis in fact and/or technical reasoning [cannot be used to support a finding of obviousness] )”。(引自KSR案)。委员会提出审查员在依据显著性的理由作出的驳回所使用的参考技术并没有就权利要求项中的一个技术要素做出明确的阐述,在这种情况下,“审查员有责任去提供事实根据...支持权利要求项中的一个技术元素”。本案展开了对审查员自主开展技术的显著性工作的讨论。因此,申请人和上诉人需要注意,审查员是否基于参考技术而提出了充分的判定理由,而不是仅仅给出结论性的叙述。

2010.7.6
Protic 单方上诉
实践要点:除非有明确的支持,否则不作修改(Have explicit support, or don’t make the amendment)
本案中委员会发现上诉人修改的权利要求项8缺乏书面说明。特别在专利申请期间,上诉人修改权利要求项8,并叙述“非晶层不掺杂”。委员会与审查员的意见一致,在提交的说明书并没有关于非晶层是否掺杂之一内容的任何描述。另外已经技术对二者非晶层的描述都有,委员会确定上诉人是“显然在申请时不拥有该申请发明(clearly not in possession of the claimed invention at the time of filing)”。另外,本案也是另一个例子,即说明书中没有明确支持,而导致权利要求项修改则无效。


2010.6.8
Kwok单方上诉
本案讨论的核心是新提出的权利要求项是否能被原说明书所支持。
本案的争议焦点在于:在新增加的权利要求项38中提出的“电子回旋等离子体反应器”这一词语能否得到原说明书的支持。上诉人主张原说明书没必要对权利要求项用语逐字对应,指出说明书内有“电子回旋等离子体反应器”的描述,所以其权利要求应该得到支持。审查员以缺乏书面说明为由,驳回了该权利要求项。委员会维持该审查员的决定并且指出:申请人没有提出“充分解释(adequate explanation)”用于支持该大范围的权利要求项用语得到说明书的支持。本案提醒申请人需要留意,在增加新的权利要求项用词时必须要在原说明书中找到明确的支持。同样的事情也会发生在申请人向欧盟提交专利申请,欧盟对此的限制也基于存在明确的支持。
同样,委员会基于112条款维持对新增加权利要求项41的驳回,该权利要求项内容为沉积层的聚乙烯。说明书中只能找到聚乙烯是基质,而没有基质上的沉积层的描述。
本案中另一个值得关注的,就是委员会对基于103条款的驳回的处理。审查员用教科书做证据,权利要求项的能量范围是一个结果有效的变量。委员会维持该驳回是基于这样的事实,上诉人没有提供审查员记录在案的立场,所以委员会支持原决定而不做进一步评论。这里提供了一个有用的提醒,假如上诉人难以对付记录在案的所有拒绝,委员会可能会仅仅支持审查员的拒绝而不作额外的判决。

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